[허성원 변리사의 특허상담사례] 특허는 왜 받으려 하십니까? 
"특허권은 특허 기술을 자유로이 실시할 수 있는 권리가 아니다."


 

출원 상담 고객에게 왜 특허출원을 하려고 하는지 출원 목적을 묻는 경우가 가끔 있다. 대개는 그런 질문이 필요하지 않지만, 특허의 의의를 잘못 이해하고 찾아온 경우도 간혹 있기에 이런 질문을 한다.
매사가 그렇듯 목적을 분명히 하여야 최선의 전략을 고려할 수 있는 법이다. 특허의 경우에도 특허를 받고자 하는 목적을 명료히 알아야만 최적의 전략이 반영된 출원 절차를 진행할 수 있다.

 

그런데 이 번 의뢰인의 경우는 특허의 의미 자체를 좀 오해하고 있는 것 같다. 이런 류의 오해는 드물지 않게 접하기 때문에 이번에도 특허에 대한 이해를 제대로 도와드려야겠다는 생각에 질문을 하기 시작했다.

 

      - [나] 특허 출원을 왜 하시려는 건가요?

- [의뢰인] 이 제품에 대해 특허를 받으려는 거지요.

- [나] 특허는 왜 받으려 하시는데요?

- [의뢰인] 특허라도 있어야 누가 시비를 못 걸지요.

- [나] 특허를 가지고 있으면 다른 사람이 시비를 걸지 못하는가요?

- [의뢰인] 내 특허로 내 물건을 만들어야 함부로 시비를 걸지 않을 거 아닙니까? 다른 경쟁 회사들도 다 자기 특허를 가지고 있으니, 나도 방어적인 차원에서 특허를 등록받아 두어야 합니다.

 

이 의뢰인의 생각과 같이 과연 특허가 방어적인 힘을 발휘할 수 있을까?

난공 불락의 요새와 같은 특허, 어떠한 외부의 특허 공격으로부터도 내 비즈니스를 항상 안전하게 보호해줄 수 있는 그런 특허가 존재할까?

정답은 '그런 특허는 존재하지 않는다'이다. 

 

비슷한 질문이지만, 누가 나를 향해 특허침해를 주장할 때, 나도 내 특허를 가지고 있으니 특허침해 문제는 있을 수 없다고 항변하는 것은 가능할까?

이 역시 아무런 의미가 없는 공허한 주장이다.

 

특허의 권능적 속성은 '면허권'이 아니라 '금지권'이기 때문이다.

그래서 특허권은 해당 특허 기술을 조건없이 자유로이 실시할 수 있는 권리가 아니다.

단지 내 특허의 범위 내에서 타인이 실시하는 행위를 금지할 수 있는 권능을 가질 뿐이며, 남의 특허에 저촉되지 않는 경우에 한해 내 특허 기술을 자유로이 실시할 수 있다.

그래서 내가 아무리 많은 특허를 가지고 있어도 남의 특허를 침해하는 상황은 발생할 수 있다. 수천 건의 특허를 가진 삼성이나 애플과 같은 기업들이 서로 상대가 특허침해하였다고 싸우는 것을 보면 알 수 있지 않은가.

 

특허는 새로운 기술에 관한 권리이기는 하지만, 모든 새로운 기술에는 그의 배경이 된 바탕 기술이 존재하고 있다. 그 바탕 기술이 타인의 특허 대상이 아니라면 아무런 문제가 없다.

그러나 바탕 기술이 누군가의 선행 특허에 해당한다면, 새로운 특허는 선행 특허를 이용한 것이므로 선행 특허에 예속될 수밖에 없다. 남의 땅 위에 지은 집과 다름없다. 땅주인의 의지에 따라 휘둘리는 것은 당연하다.

 

특허가 방어적 효력을 발휘하는 경우가 있다.

타인의 특허 공격이 있을 때 맞대응 공격을 할 수 있는 경우 내지는 내 특허의 역공을 상대방이 우려하는 경우에는 비록 간접적이기는 하지만 훌륭한 방어적 수단이 될 수 있다.

 

오늘의 이 고객의 사례에서처럼 특허가 면허권처럼 방어적 효력을 갖는 것으로 잘못 이해하여 특허 받고자 하는 사례가 적지 않다.

대리인이 즉시 그 오해를 바로 잡아주지 않으면 그런 출원인은 장래 큰 실망을 하거나 낭패를 볼 수도 있다.

 

그러면 이런 고객의 상황에서는 어떤 방향으로 특허업무를 진행하여야 할까?

우선은 경쟁업체들의 특허를 완벽히 벗어나야 한다. 

해당 업계의 특허들을 폭넓게 조사, 입수 및 분석하여, 어느 특허에도 저촉되지 않도록 안전한 회피 설계안을 도출하여야 할 것이다.

회피설계안의 도출과정은 기존 특허들을 단순히 회피하는 데 그치지 않고, 기존

특허들의 기술적 한계를 초월하거나 문제를 해결하는 창의적 방향으로 진행하는 것이 바람직하다. 그런 창의적 과정을 통해 경쟁우위의 기술을 획득할 수 있고, 이 기술은 곧 독자의 기술영역을 구축하는 고유의 특허로 연결되게 될 것이다.

 

 

[허성원 변리사의 특허상담사례] 오늘의 요점 사항! 

 

"특허권은 해당 특허 기술을 조건없이 자유로이 실시할 수 있도록 허용하는 면허권과 같은 권리가 아니다."

 

 

 

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Posted by 허성원 변리사
지적재산권보호2011.12.28 14:04

특허형사법을 경험에 기초하여 잘 정리해놓은 매우 훌륭한 자료입니다.
이 자료의 작성자는 특허청 심사관 및 심판관을 거쳐 현재 대검찰청에 특허수사자문관으로 근무하는 좌승관 서기관입니다. 이 분께 감사한 마음으로 공유합니다.

한해 특허관련 분쟁에 있어 판결 기준하여 민사소송이 대략 500건, 형사소송이 2000건 가량 발생한다고 보면 되겠습니다.
모인출원에 대한 형사 처벌 가능성에 대해 의문을 가지고 있었는데, 이 자료에서 그 부분을 명료히 설명해주고 있네요.

참조를 위해 자료의 목차만 언급해둡니다.

II. 특허권 침해죄
   1. 개요
   2. 특허권 침해의 민·형사사건의 차이점
       가. 고의
       나. 법률의 착오
       다. 증거
       라. 특허법상의 추정규정의 적용 가능성
       마. 특허발명에 대한 정정의 소급효의 인정여부
       바. 간접침해의 가벌성(加罰性)
       사. 고소를 할 수 있는 기간의 제한
III. 사위행위의 죄
   1. 모인출원인에 대한‘사위행위의 죄’적용여부에 관한 그간의 논의
   2. 대법원 2010도2985 판결에 관하여
   3. 문제점 제기 및 제언
IV. 맺으며



Posted by 허성원 변리사
애플이 삼성과의 특허소송 중 법원에 제출한 브리프에서 자기들의 특허를 침해하지 않기 위한 가이드라인을 발표하였다.
그 내용이 너무도 황당하여 네티즌들의 조롱거리가 되고 있다.
애플 디자인 등록을 침해하지 않기 위한 애플의 가이드라인을 번역하면 다음과 같다.

스마트폰의 경우,
  - 전면이 블랙이거나 투명해서는 안된다.
  - 전면이 사각형이어서도 안되고, 평탄해서도 안되고, 라운드 모서리를 가져서도 안된다.
  - 디스플레이 스크린은 정사각형에 가까워야 하고 절대 직사각형이서는 안된다.
  - 디스플레이 스크린은 정 중앙에 있어서는 안되고, 상당한 크기의 측부 가장자리가 존재하여야 한다.
  - 스피커 구멍은 끝이 둥글게 처리된 수평 슬롯이어서는 안되고 디스플레이 스키린 위의 중앙에 있어서도 안된다.
  - 전면에는 상당한 크기의 장식이 있어야 한다.
  - 폰에 베젤(사면)이 전혀 없거나, 혹은 얇고 균일하며 내측 경사 프로파일을 갖지 않는 매우 다른 모습의 베젤이어야 한다.

태블릿 PC의 경우,
  - 전체 형상이 네 개의 평탄의 측면을 가진 직사각형이거나, 네 개의 둥근 모서리를 갖지 않아야 한다.  
  - 전면이 완전히 평탄하거나 투명하여서는 아니되며, 상당한 크기의 장식이 있어야 한다.
  - 전면 둘레가 얇은 림이기 보다는 두꺼운 프레임이어야 한다.
  - 프로파일이 D'889에 비해 얇지 않거나, 외관이 요란스러워야 한다.


For the iPhone design, alternative smartphone designs include: front surfaces that are not black or clear; front surfaces that are not rectangular, not flat, and without rounded corners; display screens that are more square than rectangular or not rectangular at all; display screens that are not centered on the front surface of the phone and that have substantial lateral borders; speaker openings that are not horizontal slots with rounded ends and that are not centered above the display screen; front surfaces that contain substantial adornment; and phones without bezels at all or very different looking bezels that are not thin, uniform, and with an inwardly sloping profile.

[A]lternate tablet computer designs include: overall shapes that are not rectangular with four flat sides or that do not have four rounded corners; front surfaces that are not completely flat or clear and that have substantial adornment; thick frames rather than a thin rim around the front surface; and profiles that are not thin relative to the D’889 or that have a cluttered appearance.



이 가이드라인을 보고 많은 사람들이 실소를 금치 못한다.
애플은 이번에 삼성과의 소송에서 호주에 이어 미국에서도 굴욕을 경험하고 세간의 웃음거리까지 되고 말았다.

한 블로거는 다음과 같이 비꼬아서 애플 침해 회피 방안을 정리하고 있다.
  - 모든 스마트폰과 태블릿은 지구에서 나는 물질로 만들지 말라.
  - 온 및 오프 버턴을 두지 말라.
  - 충전가능한 배터를 쓸 수는 있지만 그걸 충전해서는 아니된다.
  - 스크린은 불투명해야 한다.
  - 모든 통신 기능은 허용되지만 전화걸기와 문자질은 예외.
  - 모든 온라인 활동은 가능하지만 인터넷 억세스는 예외.
  - 모든 라이벌 제품의 이름에 'a', 'p', 'l', 'e'가 들어가서는 안되며, 정말 안전하려면 아예 모음을 일체 쓰지 말라.



참고자료
Apple's helpful guidelines for competitors to avoid patent infringement _111205
Posted by 허성원 변리사